美国法典第101条——American Axle案与《专利资格恢复法案》_北京转创国际管理咨询有限公司广东分公司

2022年6月30日，美国联邦最高法院拒绝了American Axle诉Neapco一案中对联邦巡回上诉法院关于专利资格的裁决的上诉申请。在最高法院于2012年和2014年对Alice／Mayo案的判决之后，美国专利界一直期待该案能够为根据《美国法典》第35编（专利法）第101条的判例法带来亟需的清晰度，但不幸的是，最高法院的决定表明其拒绝提供这种清晰度。参议员汤姆．提利斯（Thom Tillis）提出的一项新法案也旨在提供新的指导，但因其包含可能会导致更多专利资格诉讼的模糊的用语而受到批评。

　　《美国法典》第101条

　　《美国法典》第101条规定：“任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成，或者对前述任何一项的新颖且实用的改进，可按本法规定的条件和要求获得专利。”多年来，最高法院已经发现了一些在法规中没有依据的客体资格的例外情况。例如，自然法则、自然现象和抽象概念都没有资格申请专利。然而，几乎所有的发明都依赖于自然现象。而且几乎每一项发明都可以用抽象的术语来描述。那么，界限在哪里？

　　最高法院在两个案件——Mayo诉Prometheus案和Alice Corp.诉CLS Bank Int’l案——中试图澄清这一区别。由此产生的测试通常被称为Alice／Mayo测试，其包括两个步骤。首先，法院要考虑有争议的权利要求是否指向一个不可获得专利的概念，即抽象概念或自然法则。这是通过将所要求保护的概念与之前被认定为不可获得专利的其他发明进行比较来实现的。如果这些概念足够相似，法院就需要决定每项权利要求或所有权利要求合在一起是否提供了“更多东西（something more）”，以使权利要求的性质符合专利申请资格。

　　这个测试是非常模糊的，即，是什么构成了“足够相似”或“更多东西”？在Alice裁决之后，下级法院以几乎相同的理由对一系列类似案件作出了裁决，认定权利要求是无效的，因为它们针对的是抽象的或自然的概念，没有提供任何“更多”的东西。在发现“以一致的方式适用Alice／Mayo测试被证实存在困难”之后，美国专利商标局（USPTO）发布了新的指南，旨在为专利侵权者和所有者提供更清晰和确定的信息。特别是，USPTO将Alice／Mayo测试的第一步分成两个步骤：（1）“提供被认为是抽象概念的客体分类”；以及（2）“阐明如果司法例外被纳入到该例外的实际应用中，权利要求不‘直接指向（directed to）’该司法例外”。

　　然而，仅仅几个月后，联邦巡回上诉法院在American Axle案中确认了当时对Alice／Mayo测试的应用，从而否定了USPTO的指导意见。此后，巡回上诉法院还确认，USPTO的指导意见“不具有法律效力，对（其）专利资格分析没有约束力”。

　　American Axle案

　　该案件始于2015年，汽车零部件制造商American Axle起诉其竞争对手Neapco侵犯了自己的专利权。有关的专利权利要求涉及减少车辆螺旋桨轴组件振动的方法。联邦地区法院认为，根据第101条，该专利不符合条件，因为所主张的权利要求只是建议应用胡克定律（Hooke’slaw）——一个描述物体质量、硬度和物体振动频率之间关系的著名方程式，除此没有增加任何在“科学界已经公认的、常规的、传统的概念”之外的东西。

　　2020年7月，联邦巡回上诉法院确认了地区法院的裁决，认为American Axle所主张的权利要求“只是要求应用胡克定律来调整传动轴衬垫以抑制某些振动”。尽管法官摩尔（Moore）强烈反对，认为有争议的权利要求为一个问题（传动轴的振动）提供了一个“具体的解决方案（在传动轴内插入一个衬垫）”，但多数一方拒绝承认这些在第101条下可获得专利，否则“可能会给地区法院带来混乱，并深刻地扩展第101条”。

　　在拒绝全体（en banc）重审后，出现了四种不同的反对意见。作为主要反对者之一，法官纽曼（Newman）指出：“法院对专利资格的裁决已经变得如此多样化和不可预测，以至于对激励所有技术领域的创新产生了严重影响。”在向最高法院的上诉中，美国的副总检察长（Solicitor General）和各种著名的“非当事人”——包括知识产权律师协会、一名国会议员，甚至联邦巡回上诉法院的前首席法官和USPTO的前任局长——都认为，最高法院应该受理此案以澄清这一领域的法律问题。尽管如此，最高法院还是拒绝调卷，导致专利界的一些人感到失望。

　　《专利资格恢复法案》

　　美国国会内部也一直在努力为专利资格测试制定更精确的规则。2022年8月2日，参议员提利斯提出了《专利资格恢复法案（Patent Eligibility Restoration Act）》，特别提到最高法院拒绝对American Axle案进行评判是其提出该法案的动机之一。该法案的文本保留了第101条的大部分原始措辞，但试图具体定义不符合专利资格的概念，如数学公式、仅在人类头脑中执行的程序、未经修改的自然材料和独立于人类活动的自然过程。该法案还澄清，“非技术性的经济、金融、商业、社会、文化或艺术方法”不符合专利资格。

　　总的来说，该法案旨在扩大法院认定的专利资格的范围。首先，该法案规定，抽象概念或自然法则只有在“如实（as such）”申请时才不符合条件。这一措辞显然是为了解决法院发现专利因“直接指向”抽象概念而不符合条件的趋势。根据提利斯提议的法案，这种专利只有在具体要求一个抽象概念的情况下才是不合格的——这是一种范围较窄的表述，但有些人认为这种表述仍是模糊的。第二，该法案规定，在确定专利资格时，应将所要求的发明作为一个整体来考虑，而不是基于逐项的权利要求。这意味着权利要求中包含不符合条件的客体的申请仍然可以被认定为符合条件，而根据Alice／Mayo测试，含有这种权利要求往往被认定为不符合条件。第三，该法案规定，一项权利要求是否新颖或非显而易见，在资格分析中不应有任何位置，因为这些考量因素受法律的其他部分管辖。

　　总结

　　一些人认为，第101条规定的专利资格仍然不明确，这使得发明人、企业、专利审查员和审判法官难以可靠地确定哪些客体是符合专利资格的。许多人认为最高法院拒绝American Axle案是错过了一个机会，在其决定受理下一个专利资格案件之前，这些问题可能仍然没有答案。《专利资格恢复法案》是否为第101条判例法提供了任何澄清，也还有待观察。提出一项法案是漫长的修订过程中的第一步，可能需要数年时间，而且可能仍然无法通过。即使它通过了，该法案是否提供了所要求的清晰性也是另一个问题。