【案情简介】

原告康成投资（中国）有限公司是知名连锁超市“大润发”的商标权人。

2014年10月，被告大润发投资有限公司成立；2015年，被告陆续成立了沥林分公司（下称“沥林店”）、武汉分公司和武宁分公司（下称“武宁店”）；2015年8月，被告与程某和何某签订了《大润发特许协议》，许可后者在广东省广州市黄埔区面积约为7000平方米的店铺中使用被告的“注册商标”、店铺字号、服务标识、经营技术等，加盟期限12年，加盟费12,000元，2015年10月，何某注册成立了广州市萝岗区薪润骅百货店（下称“黄埔店”）。庭审过程中，被告确认对外特许加盟的都昌店、麻城店正在筹备。

原告提交的证据显示，被告成立的沥林店、武宁店和加盟的黄埔店中，都不同程度使用了含有“大润发”字样的购物袋、价格标签、会购物小票、公章和员工服装等。被告在其网页和宣传册中也不同程度使用了“大润发企业”等字样，并称“大润发企业以江西为先期扩展领域，逐步开拓全国市场，从业人员超过万名，公司预计在2015年加盟店超出1000家，成为全国品牌连锁之一”。此外，在加盟合作过程中，被告还对加盟店提出面积 5000平米以上的要求。更为严重的是，被告在2015年4月受到行政处罚后，并没有在经营中积极进行整改，于2016年4月份，被告的加盟店再次因相同的行为受到行政处罚。

原告认为被告擅自将自己命名为“大润发投资有限公司”并在经营中使用上述名称，在其网站以及实际经营宣传中突出使用原告“大润发”商标以及将“大润发”和“DRF”组合使用，意图混淆消费者，构成侵害原告商标权和不正当竞争行为。鉴于被告侵权行为恶劣，应当给予惩罚性赔偿。故原告请求判令相关被告立即停止侵权行为并赔偿损失。

原告委托本所律师代理其提起诉讼。二审判决维持了一审判决，均认定被告大润发公司侵害了原告的注册商标专用权，其行为构成不正当竞争，应当承担赔偿损失的责任。

【代理意见】

代理律师认为，本案系商标权侵权及不正当竞争纠纷。本案的争议焦点为：①大润发公司在经营中使用“大润发”、“大润发购物广场”是否侵害原告涉案商标权；②大润发公司注册并使用含有“大润发”字样的企业名称是否构成不正当竞争；③如果大润发公司构成商标侵权及不正当竞争，应当承担何种民事责任。

一、大润发公司在经营中使用“大润发”、“大润发购物广场”是否侵害原告涉案商标权的认定。

大润发公司与康成公司均从事超市经营，与涉案商标核定使用的推销(替他人)类别属于相同服务，大润发公司于网站及超市实体店经营中使用“大润发”、“大润发购物广场”的行为属于在相同服务上使用与涉案商标相同或近似标识的侵权行为。

首先，大润发公司在其网站、超市悬幅等处单独使用“大润发”文字，与涉案商标完全相同，侵害了原告商标权。其次，大润发公司所使用的“大润发购物广场”中，“购物广场”表明经营者提供的服务类别，而“大润发”属于识别性部分，具有区分服务来源的作用，鉴于原告涉案商标已具有一定的知名度，故相关公众对“大润发购物广场”会产生该超市系康成公司经营或与康成公司有关联的混淆和误认。因此，大润发公司在其网站及超市店招、广告牌、购物袋、购物小票等处使用“大润发购物广场”的行为属突出使用其字号“大润发”，侵害原告涉案商标权的侵权行为。

大润发公司在实际使用“大润发购物广场”时通过所用文字的字体、大小、颜色、排列区分“大润发”及“购物广场”，更进一步突出了“大润发”，加深了消费者混淆误认的程度。因此，大润发公司在经营中使用“大润发”、“大润发购物广场”的行为侵害了原告主张的涉案商标权。

二、大润发公司将“大润发”作为字号注册并使用是否构成不正当竞争的认定。

大润发公司注册并使用含有“大润发”字样的企业名称构成不正当竞争。

判断以与他人商标相同或近似的文字注册为企业名称是否构成不正当竞争，应综合考虑被控侵权人主观意图、所涉商标知名度、相关公众是否可能混淆误认以及被控侵权人是否有正当理由等因素。本案中，康成公司早在1998年便进入中国市场，截止大润发公司成立时已在中国大陆开设300多家门店，销售规模连续多年排名中国连锁行业前列，并被评为上海市著名商标，也曾被认定为驰名商标。因此，综合涉案商标的使用时间、康成公司的经营规模、销售额、市场排名等因素，可认定涉案商标在大润发公司注册成立时已成为相关行业内具有较高知名度的商标。作为经营同类业务的竞争者，大润发公司明知康成公司已注册使用涉案商标的情况下，仍在企业名称中使用与涉案商标相同的字号，主观上攀附涉案商标知名度的不正当竞争意图十分明显。基于涉案商标知名度，被控企业名称即使规范使用仍足以使相关公众产生使用“大润发”字号的企业与康成公司之间存在关联关系的混淆和误认，故大润发公司将“大润发”作为字号使用的行为构成对康成公司的不正当竞争。

三、大润发公司应当承担的民事责任

大润发公司实施了侵害涉案商标的商标侵权及不正当竞争行为，对相关公众造成了误导，应当承担停止侵害、消除影响并赔偿损失的民事责任。大润发公司应当立即停止侵害康成公司涉案商标专用权的侵权行为及对康成公司的不正当竞争行为。考虑到大润发公司实施的侵权行为既包括开设实体门店，也包括在大润发公司公司网站上宣传推广，侵权范围较大，对相关公众造成了误导，因此，原告方要求判令大润发公司在《中国知识产权报》上刊登声明为康成公司消除影响，并承担相关赔偿费用。

综合考虑以下因素确定大润发公司应承担的赔偿数额：①涉案商标知名度情况。根据以上分析，涉案商标已取得了较高知名度，为相关公众普遍知悉。②涉案商标对于康成公司销售及获利的贡献情况。根据审计报告，康成公司近几年的年销售规模达800多亿元，年净利润达20多亿，连续多年在外资连锁企业中排名第一，品牌对于大型连锁超市的竞争具有重要影响，康成公司多年在外资连锁企业中排名第一，说明涉案商标对于康成公司的商业经营发挥了重要作用。③大润发公司的主观恶意。大润发公司作为同样经营大型超市的竞争者，明知涉案商标存在，仍然将“大润发”作为企业字号，并在经营宣传中单独、突出使用“大润发”字样，主观恶意明显。④大润发公司的侵权情节。大润发公司实施了较为广泛的侵权行为，不仅在网站上实施了侵权行为，且实际开设超市，并对外开展特许加盟，加盟店的面积要求8,000平方米以上，侵权规模较大。⑤大润发公司的宣传情况。大润发公司在公司网站及宣传册中均宣称已在全国多地开设门店及庭审中大润发公司确认其已开设了四家门店。⑥大润发公司侵权行为的后果。知名大型连锁超市是老百姓进行日常生活消费的主要选择，大润发公司故意假冒知名品牌超市，不仅是对康成公司涉案商标权的严重侵害，更可能对普通公众的日常生活，甚至饮食安全造成不良影响。

考虑到本案取证、调查、庭审等均较为复杂，需要律师较为繁重的工作，且康成公司为维权确实进行了证据保全公证，故主张被告承担合理的律师费、公证费等赔偿费用。

【判决结果】

二审法院维持一审判决，支持原告诉讼请求。

【裁判文书】

一、关于大润发公司企业名称经工商行政部门核准注册是否可以成为其不侵权的抗辩理由。

二审法院认为，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，应认定为侵害商标权的行为。尽管大润发公司的企业名称经工商行政部门核准注册，但该注册过程系形式审查，不同于商标侵权诉讼案件中人民法院对被控侵权行为是否构成商标侵权所作的实质审查及判断，企业名称的核准注册不得成为其不构成商标侵权的抗辩理由。

二、关于大润发公司是否具有主观过错。

二审法院认为，康成公司所属的大润发超市在1998年已进入中国市场，在中国大陆地区开设300多家门店，销售规模连续多年排名中国连锁行业前列，且曾被认定为驰名商标，可认定涉案商标在大润发公司注册成立时已成为相关行业内具有较高知名度的商标。大润发公司亦经营同类业务，应明知涉案“大润发”商标在市场上的使用情况，仍在企业名称中使用与涉案商标相同的字号，在其网站及超市店招、广告牌、购物袋、购物小票等处使用“大润发购物广场”字样，其主观过错十分明显。

三、关于涉案“大润发”商标并非驰名商标、使用“大润发购物广场”是否构成不正当竞争。

二审法院认为，将他人注册商标作为企业名称使用是否构成不正当竞争的判断，并不以该注册商标是驰名商标为前提，即使被侵害的商标并非驰名商标，只要被控侵权企业的名称足以使相关公众产生使用“大润发”字号的企业与康成公司之间存在关联关系的混淆、误认，仍应认定为不正当竞争行为。

四、关于判赔数额是否过高。

首先，涉案“大润发”商标已取得了较高知名度，康成公司经营状况良好，涉案商标在其企业经营中有较大贡献；其次，大润发公司的主观恶意明显，其自行承认在国内各地开设了至少四处大型超市，还对外开展特许加盟，侵权行为情节严重；再者，大型超市涉及公众日常生活，其侵权行为的危害性较为严重。因此，虽然本案中康成公司实际损失、大润发公司侵权获利以及涉案商标许可使用费均难以确定，但原审法院依据《中华人民共和国商标法》第六十三条确定300万元的经济损失赔偿数额，并无不当。

综上所述，二审法院认为上诉人大润发公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决驳回上诉，维持原判。

【案例评析】

一、 驰名商标认定的必要性考量。

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第（二）项规定，对于以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。本案中，原告便依据上述规定主张被告擅自将原告驰名商标“大润发”登记为企业名称，构成不正当竞争，请求法院认定其商标为驰名商标。

根据上述规定，并不是所有涉及企业名称权与商标权权利冲突的案件都需要以认定所涉商标为驰名商标为前提，只有确有必要的才需要认定所涉商标为驰名商标。“确有必要”的情形应指被控侵权企业所从事的行业与所涉商标核定的商品范围不相同或不类似时。本案中，原告“大润发”商标核定使用范围包括大润发公司所从事的超市业务，被告从事的业务领域与“大润发”商标属于相同服务范围内，故本案并无必要认定“大润发”商标为驰名商标。

二、法定赔偿对惩罚性赔偿的补充适用。

根据商标法第六十三条第一款规定，大润发公司实施的行为满足“恶意侵犯商标权，情节严重”的要求，但由于惩罚性赔偿的计算基数是原告的损失、被告的获利或者涉案商标的许可使用费，本案中上述方法均无法适用，故计算惩罚性赔偿数额基础的“上述方法确定数额”并不存在，进而惩罚性赔偿数额亦无法确定。但既然商标法已规定惩罚性赔偿，说明商标损害赔偿制度应遵循填补损失和惩罚侵权的双重目标，作为计算损害赔偿兜底方式的法定赔偿制度，同样应兼具补偿和惩罚的双重功能。在确定法定赔偿数额时，可以将被告的主观恶意作为考量因素之一。因此，法院在确定法定赔偿时将对被告的侵权恶意予以考虑，结合原告商标的知名度等因素，法院判令被告承担300万元的赔偿。

【结语和建议】

       在构成不正当竞争的情况下，被告应承担停止侵权的民事责任。但就企业名称中擅自使用他人商标而言，如何承担停止侵权的民事责任，实践中并不统一。笔者认为，从更有利于执行的角度，判决停止将原告商标作为字号使用更有利于后续的执行。因为变更企业名称的前提是被告必须提供用以替代的名称，如果被告拒不提供，原告申请强制执行时，便会遇到困境。且停止使用包含原告商标的企业名称，并不一定要变更，被告也可能直接注销相关企业。因此，本案判决停止侵权的方式是立即停止使用包含“大润发”字样的企业名称，而非要求被告变更企业名称中的字号。